方法發(fā)明專利申請案例分析：權(quán)利要求撰寫問題導(dǎo)致調(diào)換步驟不侵權(quán)
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發(fā)布時間：2021-03-14 10:33:16
案例介紹
專利名稱：布塑熱水袋的加工方法
專利號：ZL201110028289.4
專利權(quán)人：陳順弟
專利號：ZL201110028289.4
專利權(quán)人：陳順弟
該專利權(quán)利要求為：
1、布塑熱水袋的加工方法，布塑熱水袋由袋體、袋口和袋塞所組成，所述的袋體有內(nèi)層、外層和保溫層，在袋體的邊緣有粘合邊，所述的袋塞是螺紋塞座和螺紋塞蓋，螺紋塞座的外壁有復(fù)合層，螺紋塞蓋有密封墊片，袋塞中的螺紋塞座是聚丙烯材料，復(fù)合層是聚氯乙烯材料，密封墊片是硅膠材料所制成，其特征在于：
第一步：首先取內(nèi)層、保溫層以及外層材料；
第二步：將內(nèi)層、保溫層、外層依次層疊，成為組合層；
第三步：將兩層組合層對應(yīng)重疊，采用高頻熱合機(jī)按照熱水袋的形狀對兩層組合層邊緣進(jìn)行高頻熱粘合；
第四步：對高頻熱粘合的熱水袋進(jìn)行分只裁剪；
第五步：取聚丙烯材料注塑螺紋塞座，再把螺紋塞座作為嵌件放入模具，另外取聚氯乙烯材料在螺紋塞座外二次注塑復(fù)合層；
第六步：將有復(fù)合層的螺紋塞座安入袋口內(nèi)，與內(nèi)層接觸，采用高頻熱合機(jī)對熱水袋口部與螺紋塞座復(fù)合層進(jìn)行熱粘合；
第七步：對熱水袋袋體進(jìn)行修邊：
第八步：取塑料材料注制螺紋塞蓋；
第九步：取硅膠材料注制密封墊片；
第十步：將密封墊片和螺紋塞蓋互相裝配后旋入螺紋塞座中；
第十一步：充氣試壓檢驗，向熱水袋充入壓縮空氣進(jìn)行耐壓試驗；
第十二步：包裝。
本案專利說明書在第3頁中明確記載第10、11步的步驟可以調(diào)換。
專利權(quán)人認(rèn)為浙江樂雪兒家居用品有限公司（以下簡稱樂雪兒公司）生產(chǎn)、銷售，何建華銷售和許諾銷售的布塑熱水袋侵犯了本案專利權(quán)，訴請法院判令何建華立即停止銷售侵權(quán)產(chǎn)品，賠償其經(jīng)濟(jì)損失50萬元；樂雪兒公司立即停止制造、銷售侵權(quán)產(chǎn)品，銷毀侵權(quán)產(chǎn)品及模具，并賠償其經(jīng)濟(jì)損失100萬元。
審理情況：
遼寧省沈陽市中級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被訴侵權(quán)方法前4步及最后一步與本案專利權(quán)利要求1的前4步及最后一步相同；被訴侵權(quán)方法第6、7、8、10步分別與本案專利權(quán)利要求1的第7、6、11、10步的內(nèi)容相同，雖順序不同，但仍構(gòu)成相等同技術(shù)特征。
樂雪兒公司關(guān)于被訴侵權(quán)方法缺少本案專利權(quán)利要求1加工螺紋塞座、螺紋塞蓋和密封墊片的第5、8、9步的主張不能成立，故認(rèn)定樂雪兒公司生產(chǎn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品的方法落入本案專利權(quán)保護(hù)范圍，判令樂雪兒公司停止侵權(quán)行為，賠償陳順弟經(jīng)濟(jì)損失及合理費用30萬元。
樂雪兒公司上訴后，遼寧省高級人民法院二審維持了一審法院對樂雪兒公司的上述判決。
樂雪兒公司不服二審判決，向最高人民法院申請再審。
最高人民法院提審認(rèn)為，樂雪兒公司提供樣品委托他人代為加工被訴侵權(quán)產(chǎn)品的螺紋塞座、螺紋塞蓋和密封墊片的行為，應(yīng)視為樂雪兒公司的行為，樂雪兒公司對此應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律后果，樂雪兒公司主張被訴侵權(quán)方法缺少第5、8、9步，沒有事實和法律依據(jù)。
被訴侵權(quán)方法將本案專利權(quán)利要求1的第6、7步進(jìn)行的步驟互換在技術(shù)功能和技術(shù)效果上沒有產(chǎn)生實質(zhì)性差異，調(diào)換前后的步驟屬于等同技術(shù)特征。
被訴侵權(quán)方法將本案專利權(quán)利要求1的第10、11步的步驟互換后，產(chǎn)生了減少操作環(huán)節(jié)、節(jié)約時間、提高效率的具有實質(zhì)性差異的技術(shù)效果，故調(diào)換前后的步驟不構(gòu)成等同技術(shù)特征。
雖然本案專利說明書已經(jīng)記載了第10、11步的步驟可以調(diào)換，但并未體現(xiàn)在本案專利權(quán)利要求中，因此應(yīng)將調(diào)換步驟后的技術(shù)方案排除在本案專利權(quán)利要求保護(hù)范圍之外。據(jù)此，最高人民法院認(rèn)定被訴侵權(quán)方法未落入本案專利權(quán)的保護(hù)范圍，判決撤銷原一審、二審判決，駁回陳順弟的訴訟請求。
專利保護(hù)范圍解析
一、權(quán)利要求中沒記載步驟互換，是否互換就不侵權(quán)？
等同原則是指被訴侵權(quán)行為客體雖然沒有落入權(quán)利要求字面含義的范圍，但如果其與權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征之間的差別是非實質(zhì)性的，則仍然構(gòu)成侵犯專利權(quán)的行為。
等同原則是指被訴侵權(quán)行為客體雖然沒有落入權(quán)利要求字面含義的范圍，但如果其與權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征之間的差別是非實質(zhì)性的，則仍然構(gòu)成侵犯專利權(quán)的行為。
我國專利法對專利權(quán)的保護(hù)范圍的界定不僅包括權(quán)利要求書中明確記載的技術(shù)特征所確定的范圍，也包括與該技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。
方法發(fā)明專利的權(quán)利要求是包括有時間過程的活動，如制造方法、使用方法、通訊方法、處理方法等權(quán)利要求。涉及產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利通常是通過方法步驟的組合以及一定的步驟順序來實現(xiàn)的。
方法專利的步驟順序是否對專利權(quán)的保護(hù)范圍起到限定作用，從而導(dǎo)致在改變步驟順序不構(gòu)成字面侵權(quán)的情況下，是否仍限制等同原則的適用，其判斷標(biāo)準(zhǔn)就是要看這些步驟是否必須以特定的順序?qū)嵤┮约斑@種互換是否會帶來技術(shù)功能或者技術(shù)效果上的實質(zhì)性差異。
方法發(fā)明專利的權(quán)利要求是包括有時間過程的活動，如制造方法、使用方法、通訊方法、處理方法等權(quán)利要求。涉及產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利通常是通過方法步驟的組合以及一定的步驟順序來實現(xiàn)的。
方法專利的步驟順序是否對專利權(quán)的保護(hù)范圍起到限定作用，從而導(dǎo)致在改變步驟順序不構(gòu)成字面侵權(quán)的情況下，是否仍限制等同原則的適用，其判斷標(biāo)準(zhǔn)就是要看這些步驟是否必須以特定的順序?qū)嵤┮约斑@種互換是否會帶來技術(shù)功能或者技術(shù)效果上的實質(zhì)性差異。
樂雪兒公司主張對本案專利權(quán)利要求1的第6、7步互換后可以節(jié)省后續(xù)步驟中被加工產(chǎn)品所占用的空間，利于快速加工和提高加工精度，并能夠使產(chǎn)品直接進(jìn)入檢測工序。但從被訴侵權(quán)方法此前的加工步驟來看，其已在第4步中對高頻熱粘合后的熱水袋進(jìn)行了裁剪，此時修邊的主要目的是為了使熱水袋好看，接近成品，其減少空間的作用非常有限，而且多余邊角料的存在不會干擾塞座的粘合，對塞座粘合不會產(chǎn)生實質(zhì)性影響，因而這兩個步驟的實施不具有先后順序的唯一對應(yīng)性，先修邊還是先進(jìn)行熱粘合對于整個技術(shù)方案的實現(xiàn)沒有實質(zhì)性影響，這兩個步驟的互換在技術(shù)功能和技術(shù)效果上也沒有產(chǎn)生實質(zhì)性的差異，故調(diào)換前后的步屬于相等同的技術(shù)特征。
對于本案專利權(quán)利要求1的第10、11步的步驟互換問題，法院經(jīng)分析認(rèn)為，對熱水袋進(jìn)行充氣試壓檢驗，需要通過熱水袋的口部進(jìn)行。按照本案專利權(quán)利要求1的第10、11步的步驟進(jìn)行操作，在進(jìn)行充氣試壓檢驗前，必須要從螺紋塞座中旋下螺紋塞蓋后方能進(jìn)行，與被訴侵權(quán)方法所采取的先試壓檢驗后再裝配螺紋塞蓋的步驟相比，這種操作步驟實質(zhì)上是增加了充氣試壓檢驗的操作環(huán)節(jié)，導(dǎo)致操作時間延長，效率降低，故將第10、11步的步驟調(diào)換后，確實產(chǎn)生了如樂雪兒公司主張的減少操作環(huán)節(jié)、節(jié)約時間、提高效率的技術(shù)效果，因此這種步驟互換所產(chǎn)生的技術(shù)效果上的差異是實質(zhì)性的，調(diào)換后的步驟與本案專利權(quán)利要求1的第10、11步不構(gòu)成等同技術(shù)特征。
對于本案專利權(quán)利要求1的第10、11步的步驟互換問題，法院經(jīng)分析認(rèn)為，對熱水袋進(jìn)行充氣試壓檢驗，需要通過熱水袋的口部進(jìn)行。按照本案專利權(quán)利要求1的第10、11步的步驟進(jìn)行操作，在進(jìn)行充氣試壓檢驗前，必須要從螺紋塞座中旋下螺紋塞蓋后方能進(jìn)行，與被訴侵權(quán)方法所采取的先試壓檢驗后再裝配螺紋塞蓋的步驟相比，這種操作步驟實質(zhì)上是增加了充氣試壓檢驗的操作環(huán)節(jié)，導(dǎo)致操作時間延長，效率降低，故將第10、11步的步驟調(diào)換后，確實產(chǎn)生了如樂雪兒公司主張的減少操作環(huán)節(jié)、節(jié)約時間、提高效率的技術(shù)效果，因此這種步驟互換所產(chǎn)生的技術(shù)效果上的差異是實質(zhì)性的，調(diào)換后的步驟與本案專利權(quán)利要求1的第10、11步不構(gòu)成等同技術(shù)特征。
二、步驟互換只記載在說明書中，就不能得到專利保護(hù)嗎？
本案專利說明書已經(jīng)記載了步驟10、11的順序可以調(diào)換，樂雪兒公司調(diào)換步驟的行為是否依然落入本案專利權(quán)的保護(hù)范圍的問題，涉及到在等同侵權(quán)判斷中捐獻(xiàn)原則的適用問題。
捐獻(xiàn)原則的含義是，對于在專利說明書中記載而未反映在權(quán)利要求中的技術(shù)方案，應(yīng)排除在權(quán)利要求的保護(hù)范圍之外。
可見，捐獻(xiàn)原則構(gòu)成對等同范圍的限制。在權(quán)利要求解釋中確立捐獻(xiàn)原則，是準(zhǔn)確確定專利權(quán)的保護(hù)范圍，為專利權(quán)人提供有效法律保護(hù)的需要；也是尊重權(quán)利要求的公示和劃界作用，維護(hù)社會公眾信賴?yán)娴男枰Ｒ虼?，該?guī)則實質(zhì)是對專利的保護(hù)功能和公示功能進(jìn)行利益衡量的產(chǎn)物。
對于在說明書中披露而未寫入權(quán)利要求的技術(shù)方案，如果不適用捐獻(xiàn)原則，雖然對專利權(quán)人的保護(hù)是較為充分的，但這一方面會給專利申請人規(guī)避對較寬范圍的權(quán)利要求的審查提供便利，另一方面會降低權(quán)利要求的劃界作用，使專利權(quán)保護(hù)范圍的確定成為一件過于靈活和不確定的事情，增加了公眾預(yù)測專利權(quán)保護(hù)范圍的難度，不利于專利公示作用的發(fā)揮以及公眾利益的維護(hù)。
因此，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》在第五條中規(guī)定：“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。”
該司法解釋從2010年1月1日起施行，本案被訴侵權(quán)行為發(fā)生在2010年9月，故該解釋的上述規(guī)定能夠適用于本案。
按照上述條文的規(guī)定，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀說明書可以理解披露但未要求保護(hù)的技術(shù)方案是被專利權(quán)人作為權(quán)利要求中技術(shù)特征的另一種選擇而被特定化，則這種技術(shù)方案就視為捐獻(xiàn)給社會。本案中的情形正是如此。本案專利說明書在第3頁中明確記載了第10、11步的步驟可以調(diào)換，而這一調(diào)換后的步驟并未體現(xiàn)在權(quán)利要求中，因此調(diào)換后的步驟不能納入本案專利權(quán)的保護(hù)范圍。
可見想要獲得保護(hù)力度大的專利，一定要在專利撰寫過程中多思考可能侵權(quán)的各種情形，盡量將拓寬保護(hù)范圍，而不能僅局限于自身實際生產(chǎn)情況。這也是專利代理人在撰寫高質(zhì)量專利申請文件過程中應(yīng)當(dāng)重點考慮的因素，同時希望申請人能夠積極配合代理人的工作，為以后專利發(fā)揮作用提供基礎(chǔ)。
本案專利說明書已經(jīng)記載了步驟10、11的順序可以調(diào)換，樂雪兒公司調(diào)換步驟的行為是否依然落入本案專利權(quán)的保護(hù)范圍的問題，涉及到在等同侵權(quán)判斷中捐獻(xiàn)原則的適用問題。
捐獻(xiàn)原則的含義是，對于在專利說明書中記載而未反映在權(quán)利要求中的技術(shù)方案，應(yīng)排除在權(quán)利要求的保護(hù)范圍之外。
可見，捐獻(xiàn)原則構(gòu)成對等同范圍的限制。在權(quán)利要求解釋中確立捐獻(xiàn)原則，是準(zhǔn)確確定專利權(quán)的保護(hù)范圍，為專利權(quán)人提供有效法律保護(hù)的需要；也是尊重權(quán)利要求的公示和劃界作用，維護(hù)社會公眾信賴?yán)娴男枰Ｒ虼?，該?guī)則實質(zhì)是對專利的保護(hù)功能和公示功能進(jìn)行利益衡量的產(chǎn)物。
對于在說明書中披露而未寫入權(quán)利要求的技術(shù)方案，如果不適用捐獻(xiàn)原則，雖然對專利權(quán)人的保護(hù)是較為充分的，但這一方面會給專利申請人規(guī)避對較寬范圍的權(quán)利要求的審查提供便利，另一方面會降低權(quán)利要求的劃界作用，使專利權(quán)保護(hù)范圍的確定成為一件過于靈活和不確定的事情，增加了公眾預(yù)測專利權(quán)保護(hù)范圍的難度，不利于專利公示作用的發(fā)揮以及公眾利益的維護(hù)。
因此，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》在第五條中規(guī)定：“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。”
該司法解釋從2010年1月1日起施行，本案被訴侵權(quán)行為發(fā)生在2010年9月，故該解釋的上述規(guī)定能夠適用于本案。
按照上述條文的規(guī)定，如果本領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀說明書可以理解披露但未要求保護(hù)的技術(shù)方案是被專利權(quán)人作為權(quán)利要求中技術(shù)特征的另一種選擇而被特定化，則這種技術(shù)方案就視為捐獻(xiàn)給社會。本案中的情形正是如此。本案專利說明書在第3頁中明確記載了第10、11步的步驟可以調(diào)換，而這一調(diào)換后的步驟并未體現(xiàn)在權(quán)利要求中，因此調(diào)換后的步驟不能納入本案專利權(quán)的保護(hù)范圍。
可見想要獲得保護(hù)力度大的專利，一定要在專利撰寫過程中多思考可能侵權(quán)的各種情形，盡量將拓寬保護(hù)范圍，而不能僅局限于自身實際生產(chǎn)情況。這也是專利代理人在撰寫高質(zhì)量專利申請文件過程中應(yīng)當(dāng)重點考慮的因素，同時希望申請人能夠積極配合代理人的工作，為以后專利發(fā)揮作用提供基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞： 發(fā)明專利申請 專利侵權(quán) ?
