發明專利申請案例分析：創造性判斷中最接近現有技術的確定
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發布時間：2021-03-14 10:51:37
了解專利知識的人一般都知道，發明專利在判斷創造性時，一般采用“三步法”的方式，即1、確定最接近的現有技術，2、確定發明實際解決的技術問題，以及3、判斷是否顯而易見。
如果對本領域技術人員來說，要求保護的發明相對于現有技術是非顯而易見的，則具備創造性，符合專利法第22條3款的規定。
按照《審查指南》規定，三個步驟具體如下：
1、確定最接近的現有技術
最接近的現有技術，是指現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案，是在技術上與發明最為接近并涉及相同或相似的技術問題的一個技術方案。 這樣的技術方案通常表現為與發明具有相同或相近的應用領域或涉及相同或相似的技術問題的產品或方法，且其技術方案經過較少的調整，即可以得到要求保護的發明；除對技術方案結構上的相似性予以關注外，應用領域以及所涉及的技術問題在判斷過程中具有不容忽視的意義；但在某些情況下，即便現有技術與要求保護的發明的應用領域不盡相同，各自有各自的用途，但若能夠實現發明的功能，解決相應的技術問題，仍可以成為實現發明的出發點。
2、確定發明實際解決的技術問題
準確找出發明與最接近現有技術的區別特征，考慮它們在技術方案中所起的作用和達到的效果，是確定發明實際解決的技術問題的基礎。
3、顯而易見的判斷
顯而易見判斷的關鍵在于，本領域技術人員面對客觀需要解決的技術問題，從現有技術整體出發，是否可以得到啟示實現發明要求保護的技術方案。
確定最接近現有技術的一般要求
如果現有技術與發明的技術領域相同，涉及同樣的技術問題，且為解決該問題而形成的技術構思一致，具有較多相同的技術特征，則該現有技術構成與發明密切相關的技術方案。如果本領域技術人員面對所要解決的技術問題，能夠切實以此為原點進一步前行，則應當認為這樣的現有技術是通向發明有希望的起點。
案例：
名稱：日本血吸蟲成蟲鋅指蛋白編碼基因SjZFP1及其應用
申請號：200910195461.8
申請人：中國農業科學院上海獸醫研究所
申請日：2009年09月10日
該專利申請涉及的發明要求保護某抗性基因制備疫苗的用途。
權利要求1：一種日本血吸蟲鋅指蛋白編碼基因SjZFP1，其核苷酸序列及其編碼的相應氨基酸序列如SEQ ID NO：1所示。
審查過程中，審查員檢索到申請日前的公開文獻對比文件1(Hu W.等人，Evolutionary and biomedical implications of a Schistosoma japonicum complementary DNA resource，Nature Genetics，第35卷，第139-147頁，公開日：2003年09月14日)。對比文件1同樣是為了最終制備疫苗，嘗試初步篩選相關抗性基因，其僅公開了一小段與該抗性基因相關的標簽序列及其潛在用途，從基因序列結構的比較上來看長度與發明申請是有差異的。
經過兩次通知書的答復，審查員最終駁回了本申請，駁回理由如下：
權利要求1請求保護一種日本血吸蟲鋅指蛋白編碼基因SjZFP1，其核苷酸序列及其編碼的相應氨基酸序列如SEQ ID NO：1所示。
對比文件1公開的編碼氨基酸序列的cDNA核苷酸序列與權利要求1的SEQ ID NO：1所示SjZFP1基因的ORF區同源性達99.7%，僅個別核苷酸不同。
根據已知基因序列設計引物進行PCR擴增是本領域的常規技術手段，在對比文件1公開的日本血吸蟲鋅指蛋白基因序列的基礎上，設計引物從日本血吸蟲總mRNA中克隆日本血吸蟲鋅指蛋白編碼基因對于本領域技術人員是顯而易見的。
本領域技術人員知道，進行較長核苷酸序列的PCR擴增時出現個別核苷酸的誤差是常見現象，核苷酸的不同會導致其編碼氨基酸的不同，權利要求1的SEQ ID NO：1所示序列與對比文件1公開的序列的個別核苷酸和氨基酸的不同可以是實際PCR擴增中出現的正常現象，況且根據本申請說明書可知，個別核苷酸和氨基酸的不同既非申請人有目的的定點突變，也未取得預料不到的技術效果。
因此，權利要求1不具備專利法第22條第3款規定的創造性。
申請人不服，提出復審請求。
復審請求時修改了權利要求書，修改后的權利要求1內容如下：
1. 一種日本血吸蟲鋅指蛋白編碼基因SjZFP1在制備抗日本血吸蟲病基因工程疫苗中的應用，其特征在于，日本血吸蟲鋅指蛋白編碼基因SjZFP1的核苷酸序列及其編碼的相應氨基酸序列如SEQ ID NO：1所示。
復審委經過審查認定，發明申請與對比文件1的目的都是為了獲取血吸蟲抗性靶基因以便制備疫苗；采用的技術路徑都是通過篩選血吸蟲噬茵體展示cDNA文庫，得到靶基因表達序列標簽。不同僅在于，發明在篩選到標簽后進行了表達，并驗證分析了其免疫效果，進而將對應的抗性基因用于制備疫苗；現有技術則篩選到標簽后即終止了研發，但其明確提到，今后有必要將標簽“進行免疫預防實驗，以驗證其作為候選疫苗的可能性”。同時，在抗性標簽的基礎上得到相應抗性基因并制備疫苗的過程，屬于生物工程領域疫苗的一般性研發思路；該研發過程中也僅采用了本領域的常規技術手段?？梢?，兩者的發明構思是一脈相承的，本領域技術人員在該現有技術的基礎上，有充分動機和足夠能力利用其公開的標簽，獲得相應的抗性基因用于制備疫苗。
即對比文件 1公開了發明申請對現有技術進行改進的基礎，同時教導了改進方向，盡管其沒有直接公開抗性基因的全長序列，但是由于表達標簽的獲得正是發明研發構思中必要的節點，實際上提供了完成發明的最佳起點，理應被認定為相對于本發明而言最接近的現有技術。
最終復審委認為本專利基于現有技術不具備創造性，維持了駁回決定。
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